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El trámite de Prueba de Uso es un nuevo medio de defensa puesto a disposición del solicitante de una marca o nombre comercial para los casos en los que su solicitud ha sido impugnada por una marca anterior.
Los titulares de signos distintivos (marcas y nombres comerciales) están obligados por la Ley de Marcas a usar sus signos de manera efectiva. Con la prueba de uso se pretende evitar que los que no se estén usando en el mercado impidan el registro de otros nuevos.
De este modo, a través de este trámite, el solicitante puede exigir que el oponente demuestre el uso efectivo del signo con el que se opone. Si no lo prueba, la oposición en base a ese signo no será tenida en cuenta.
La Prueba de Uso tiene como objetivo servir a una doble finalidad, ambas adecuadas y coherentes con el espíritu del sistema de marcas: en primer lugar, sirve para eliminar monopolios injustificados, pues es evidente que, en general, los titulares de signos distintivos están obligados a usar sus signos de manera efectiva. Lo contrario sería lo opuesto a lo que se pretende en un mercado competitivo con la regulación de títulos de propiedad industrial, que otorgan monopolios temporales.
Con la Prueba de Uso se pretende evitar que los que no se estén usando en el mercado impidan el registro de otros nuevos, evitando que el Registro de Marcas (en palabras del legislador) se convierta en un Registro de marcas muertas. A la par, hemos de decir que este trámite permite solventar cuestiones mediante una vía asequible, sencilla y rápida, la vía administrativa, que, de otro modo, tendrían que resolverse en instancias jurisdiccionales, lo que resultaría mucho más caro y prolongado en el tiempo.
Un ejemplo claro podrían ser las bodegas. Las grandes corporaciones pueden tener una serie de etiquetas de vino en stock. Esto es, marcas registradas sin utilizar en el mercado, pero que se reservan para futuros lanzamientos, evitando que una pequeña bodega pueda solicitar algún nombre que, si bien puede estar registrado, no está siendo utilizado, ya que no hay ningún vino en el mercado con dicha denominación.
Contacte con nosotros si necesita más información al respecto.
Con las Directivas que han entrado en vigor en España, con el fin de armonizar las legislaciones de los Estados miembros de la Unión Europea en materia de marcas, debemos tener en cuenta importantes novedades:
Cuando presentemos una oposición ante una solicitud de marca similar o idéntica a la que tenemos registrada y nuestra marca prioritaria tenga más de 5 años, el solicitante puede exigir que presentemos PRUEBA de USO de la marca.
Para acreditar esta prueba de uso de manera válida es fundamental:
Para ello, aportaremos documentos que pueden consistir en: fotografías, facturas a clientes o de proveedores, catálogos, tarifas, presencia en ferias, publicidad, embalajes, apariciones en prensa, publicaciones en redes sociales, etc.
MUY IMPORTANTE: Todas estas pruebas deben incluir fechas o evidencias que atestigüen el uso de la marca oponente en las fechas requeridas, de la manera en la que se registró y para los productos o servicios protegidos por la marca. Es de suma importancia que tenga en cuenta esto y en adelante exija el nombre de la marca en el concepto de las facturas que le expiden sus proveedores.
Usted mismo, debe asegurarse que la marca registrada figura en el membrete o a pie de página en sus facturas porque de lo contrario, estas facturas no serán admitidas como prueba de uso válida. No dude en consultar con nuestros expertos y le asesoraremos al respecto.
Una vez que la prueba de uso ha sido presentada ante la OEPM, ésta resolverá si la estima o no. En caso de que se acepte, procederá a realizar el examen de fondo entre las marcas enfrentadas y concederá o denegará el nuevo expediente. Una decisión sobre la que se puede presentar Recurso de Alzada.
La Prueba de Uso es un dossier que incluye toda aquella documentación que acredita el uso de la marca durante el período requerido, que es de 5 años atrás de la fecha de solicitud de la marca que hemos impugnado.
Este dossier incluirá documentación tanto escrita como gráfica, contratos, facturas, publicidad, folletos, tarifas… todo aquello que justifique de manera fehaciente el uso de la marca en el período requerido y no olvidemos que ha de ser en la forma en que fue registrada y para los productos y servicios que se protegieron.
Un aspecto que también debemos tener en cuenta es que una prueba de uso puede acreditar una de las clases que registramos y no otra, por lo que, a efectos de la oposición que hemos presentado, la OEPM sólo contaría con la oposición en la clase que conseguimos demostrar su uso.
Facturas de ventas de productos con las marcas prioritarias con las que presentamos oposición.
Facturas de compra de etiquetas, envases, publicidad y en general, cualquier tipo de proveedor que nos proporcione algún tipo de producto o servicio para las marcas prioritarias con las que presentamos oposición.
Etiquetas, fotografías, apariciones en prensa, redes sociales, anuncios publicitarios, premios, menciones por parte de otras empresas o instituciones de las marcas prioritarias con las que presentamos oposición.
Las pruebas presentadas deben mostrar indicaciones claras sobre el periodo durante el cual las marcas oponentes fueron usadas para que la OEPM pueda corroborar que corresponden al período requerido.
En dichas pruebas debe figurar específicamente el nombre de la marca sobre la que estamos presentando la Prueba de Uso o su logotipo en caso de que se trate de una marca mixta. De ahí que sea extremadamente importante tener sus marcas actualizadas y, en el caso de haber cambiado el logotipo o haber hecho un restyling de la marca, que estén debidamente registradas.
Todas las pruebas que se aporten sin fecha o con ella fuera del período solicitado así como las pruebas que no contengan el logotipo de la marca en la forma en la que se registró serán consideradas inválidas por la OEPM y podrían dar lugar a que se desestimara la Oposición presentada.
Contacte con nosotros y estaremos encantados de ayudarle con sus dudas.
El oponente debe acreditar con el conjunto de su prueba cuatro factores: lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso respecto de los productos y servicios en los que se base su oposición y para los cuales se encuentre registrada la marca anterior.
No es necesario que cada uno de los documentos presentados pruebe los cuatro requisitos, pero todos ellos deben resultar probados por el conjunto de la documentación.
El oponente debe aportar prueba suficiente de que su marca ha sido utilizada en el territorio en el cual está protegida. Ello no implica que deba ser utilizada en la totalidad del territorio de referencia. Según las circunstancias de cada caso concreto (entre otras, la naturaleza de los productos o servicios), el uso en parte del territorio, incluso local, podrá ser suficiente siempre y cuando se trate de un uso efectivo.
Asimismo, la Ley de Marcas en su artículo 39.4.b) considera efectivo el uso de la marca en productos exclusivamente destinados a la exportación. Las marcas internacionales con efectos en España deben cumplir con las mismas disposiciones que una marca solicitada en España. Las marcas de la Unión Europea deberán acreditar que han sido utilizadas de conformidad con las normas europeas, es decir, el Reglamento 2017/1001 de la Marca de la Unión Europea.
La prueba de uso debe ser suficiente para acreditar que la marca realmente ha sido utilizada dentro del período de cinco años previo a la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada. Se requiere que la marca haya sido utilizada con constancia en el tiempo, lo que no significa que se exija un uso continuado total durante el período de los cinco años, sino que el uso no se haya suspendido durante más de cinco años.
En todo caso, habrá que atender a las circunstancias del caso concreto y de los productos o servicios del mercado en cuestión. La prueba cuya fecha sea anterior o posterior al período de referencia de cinco años no será considerada relevante.
El oponente debe acreditar la magnitud del uso de la marca. Para valorarla se tendrán en cuenta ciertos factores como el volumen comercial, la frecuencia de actos de uso, la duración de los actos o la intensidad del uso. Al hacerlo, habrá que estar al caso particular, puesto que cada producto y/o servicio y cada mercado tiene sus peculiaridades y circunstancias específicas.
No se exige alcanzar un volumen de ventas o cifras de negocio determinado, sino que lo que se requiere es que se acredite que ha existido un uso aceptable de la marca. Tampoco se considera como tal un uso esporádico o aislado que tenga como única finalidad mantener el derecho de marca.
La prueba que aporte el oponente debe ser suficiente para acreditar que la marca se ha utilizado en el mercado con la misma representación y para los mismos productos y/o servicios que consten en el Registro. En concreto, el oponente debe aportar pruebas que contengan la representación de la marca tal y como ha venido siendo utilizada en el mercado.
A modo de ejemplo, el oponente puede aportar pruebas como imágenes de productos, etiquetas, envases, listas de precios, catálogos o anuncios en los que se aprecie la marca respecto de los productos y/o servicios para los cuales está registrada. No será suficiente una mera referencia a la marca en las facturas o en declaraciones juradas si no aparece la representación exacta de la marca tal y como se ha venido utilizando en el mercado.
El uso deberá realizarse de forma pública y externa. Por tanto, no será considerado uso efectivo el hecho de utilizar la marca de forma privada o no dirigida al mercado, como en productos que quedan almacenados en las dependencias de la empresa titular de la marca, la venta interna en la empresa o el uso de la marca en productos o el uso de la marca en productos promocionales que son entregados a los propios empleados de la empresa titular de la marca.
En definitiva, las pruebas que se presenten deben permitir conocer la naturaleza del uso efectuado y facilitar información suficientemente convincente como para poder concluir que los productos protegidos por la marca anterior oponente se hallan efectivamente en el mercado, identificados con el signo registrado.
Nuestros expertos pueden ampliarle esta información en caso necesario.
No presentar una Prueba de Uso válida para la Oficina Española de Patentes y Marcas acarrea graves consecuencias.
La primera y principal es que se desestime la oposición que hemos presentado. De manera que podemos encontrarnos en un caso de identidad denominativa y aplicativa (esto es, una marca con el mismo nombre que el nuestro y para un producto o servicio similar al nuestro) que, al no haber podido demostrar el uso de nuestra marca prioritaria con la documentación recopilada para la Prueba de Uso, la OEPM no admita la prueba de uso y por tanto, desestime la oposición presentada.
El caso puede derivar en algo más grave y es que, la nueva marca solicite la Caducidad de nuestra marca basándose en el no uso de la marca prioritaria.
Por tanto, insistimos en la importancia que tiene el uso que le damos a diario a nuestra marca teniendo en mente, además, que podemos vernos en la tesitura de demostrar ese uso efectivo ante la OEPM.
Cuando la OEPM rechaza una Prueba de Uso presentada y consideramos que hemos presentado prueba suficiente, siempre podemos responder a dicha resolución con un Recurso de Alzada.
Una opción muy útil es tener siempre el registro de MARCA DENOMINATIVA, que facilita bastante recopilar una Prueba de Uso válida.
Llame ahora y le daremos toda la información necesaria sobre la MARCA DENOMINATIVA.
Patentes y marcas. Desde 1993, Legismark ofrece la totalidad de los servicios necesarios para garantizar la protección de su marca tanto a nivel nacional como internacional.
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